Usage non autorisé de la marque DIVX : 350.000 euros de dommages et intérêts

La société américaine DIVX a déposé le 20 juin 2003 la marque française verbale "DIVX" dans les classes relatives, notamment, aux appareils destinés à l'enregistrement, la transmission ou la retransmission du son ou des images ou aux logiciels.

La société a développé un codec (permettant de compresser les fichiers vidéo et de les décompresser afin de permettre sa lecture par un lecteur de CD ou DVD) avec sa propre technologie : le fameux codec DivX. En conséquence, un DVD encodé avec le codec DIVX devra être utilisé dans un lecteur DVD doté du décodeur DIVX.

La société DivX a donc mis en place un système de licence : seuls les fabricants licenciés sont autorisés, moyennant finance, à équiper leurs lecteurs du codec DIVX et à y apposer le label DIVX.

En mai 2006, elle fait constater par huissier et par l'APP que la société AKAI, distribuée en France par la société DEMSA, propose des lecteurs DVD, ensembles home cinéma et chaînes Hi-FI sans inclure le codec mais en faisant figurer le logo DIVX. Elle décide donc d'agir en justice à l'encontre du fabricant et de son distributeur français sur le terrain de la contrefaçon.

En première instance, la société DIVX obtient gain de cause et se voit attribuer, à titre de provision, 200.000 euros de dommages et intérêts. Les sociétés condamnées décidèrent de faire appel.

Devant la Cour d'appel, les sociétés condamnées tentent de faire juger que la marque "DIVX" "constituait dès avant le 20 juin 2003, date du dépôt de la marque, la désignation usuelle et générique de tout format de compression / décompression de fichiers vidéo et, par extension, de tout support ou matériel de lecture compatible avec ce format".

Les juges parisiens relèvent, au contraire que :

"Le codec de la société DIVX, pionnière dans le domaine de la compression / décompression des fichiers vidéo, était très bien implanté en 2003, (alors) que l'on trouvait cependant sur le marché, à cette date, des codecs commercialisés par des sociétés concurrentes telles que REAL NETWORKS, MICROSOFT, APPLE et répondant à des dénominations différentes telles que MPEG-2, REAL, QUICK TIME ;
(...)
que le terme DIVX visait toujours les produits de la société éponyme, soit le codec en particulier soit plus généralement l'ensemble des produits issus de la technologie de compression/ décompression des fichiers vidéo mise au point par cette société, et qu'en aucun cas, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, le terme DIVX n'était utilisé pour désigner les produits des sociétés concurrentes ;
(...)
le signe attaqué n'était pas à la date du dépôt de la marque la dénomination nécessaire, générique ou usuelle des produits couverts par l'enregistrement et qu'il était apte, par voie de conséquence, à garantir la fonction d'indication d'origine de la marque en permettant au consommateur de distinguer les produits de la société DIVX des produits identiques ou similaires distribués par des sociétés concurrentes"

N'arrivant à démontrer que le terme DIVX avait, dès son origine, un caractère générique, les sociétés appelantes ont tenté de démontrer que ce terme aurait perdu son caractère distinctif au travers de l'usage. La Cour d'appel de Paris rejette l'argument. Elle relève, au contraire que :

"au terme de l'analyse à laquelle la cour s'est livrée de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier des extraits de la presse écrite généraliste ou économique et de sites internet spécialisés dans la haute technologie, que le tribunal a pertinemment retenu par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, que les sociétés appelantes, pas plus qu'elles n'ont pu le faire au moment du dépôt, ne démontrent que le signe DIVX soit devenu, après le dépôt de la marque, la désignation dans le langage courant du codec et des produits qui lui sont associés"

Sur le fond, les juges estiment que la société AKAI et son distributeur ont commis des actes de contrefaçon :

"le signe DIVX est, en l'espèce, apposé sur des appareils AKAI qui mettent en oeuvre une technologie de compression / décompression des fichiers vidéo différente de celle développée par la société DIVX et que, en particulier, ces appareils ne sont pas équipés du codec DIVX, qu'il est par ailleurs établi ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, que le terme DIVX ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du codec, que, par voie de conséquence, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d'apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX alors que, enfin, elles ne démontrent en rien en quoi elles auraient pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque de confusion dans l'esprit du public qui serait enclin à croire que ses produits mettent en oeuvre la technologie DIVX".

Au final, les deux sociétés sont condamnées à payer à la société DivX 350.000 euros à titre de dommages et intérêts et à 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Source : CA Paris, 12/01/2011, SAS Demsa, Akai Sales PTE Ltd c/ Société DIVX Inc. (inédit)